Executive Summary

• Kernpunkt: Das Bundesgericht bestätigt das Urteil des Bundespatentgerichts, das das Protokoll der genauen Beschreibung (Art. 77 PatG) nach bereinigter Interessenabwägung der Patentinhaberin offenlegt – ohne vollständige Schwärzung und ohne Vertraulichkeitsauflagen.
• Entscheidung: Die Beschwerde der Inhaberin des Herstellungsverfahrens (Ferinject®) wird abgewiesen; das bereinigte Protokoll darf der Patentinhaberin uneingeschränkt, d.h. auch ohne Vertraulichkeitsauflagen und ohne Beschränkung auf einen „Confidentiality Club“, herausgegeben werden.
• Bedeutung: Erstmalige Präzision der Dogmatik der zwei Phasen des Beschreibungsverfahrens nach Art. 77 PatG; Klarstellung, dass der Endentscheid über die Protokollherausgabe als Endentscheid i.S.v. Art. 90 BGG qualifiziert ist; Bestätigung, dass bei der Interessenabwägung ein differenzierter (merkmalsbezogener) Ansatz zulässig ist und nicht zwingend eine Gesamtwürdigung der Patentverletzung verlangt wird.

Sachverhalt

Die B.________AG (Beschwerdegegnerin) ist Inhaberin des europäischen Patents EP 1 858 930 B1 („EP 930“), das ein Verfahren zur Herstellung von dreiwertigen Eisenkomplexen mit dem Polysaccharid Maltodextrin beansprucht. Die A.________AG (Beschwerdeführerin) stellt das Arzneimittel Ferinject® her, das der Behandlung von Eisenmangel dient. Die Beschwerdegegnerin wirft der Beschwerdeführerin vor, das Herstellungsverfahren von Ferinject® verletze den schweizerisch-liechtensteinischen Teil ihres Patents.

Am 27. Oktober 2023 ersuchte die Beschwerdegegnerin das Bundespatentgericht um Anordnung einer genauen Beschreibung nach Art. 77 PatG am Standort der Beschwerdeführerin. Mit superprovisorischer Verfügung vom 20. November 2023 ordnete der Präsident des Bundespatentgerichts die genaue Beschreibung ohne vorherige Anhörung der Beschwerdeführerin an. Am 14. Dezember 2023 wurde die genaue Beschreibung durchgeführt, unter Ausschluss der Klägerin, aber im Beisein der Vertreter beider Parteien.

In der zweiten Phase des Verfahrens machte die Beschwerdeführerin geltend, das Beschreibungsprotokoll dürfe der Beschwerdegegnerin nur geschwärzt und unter strengen Vertraulichkeitsauflagen (Beschränkung auf einen „Confidentiality Club“) offengelegt werden. Insbesondere die Informationen in den Ziffern 2.2, 2.10, 2.11 und 2.12 des Protokolls zur Verwendung von Maltodextrin und Eisenchlorid seien als Fabrikationsgeheimnisse zu schützen.

Das Bundespatentgericht wies das Begehren auf vollständige Nicht-Offenlegung ab, ordnete endgültig Geheimhaltungsmassnahmen an, legte das bereinigte (teilgeschwärzte) Protokoll den Parteivertretern der Beschwerdegegnerin aber unter Vertraulichkeitsauflage zu – mit der Massgabe, dass diese Auflage mit Eintritt der Rechtskraft dahinfalle und die Beschwerdegegnerin das Protokoll uneingeschränkt nutzen könne. Die Beschwerdeführerin zieht diesen Entscheid weiter ans Bundesgericht.

Erwägungen

Prozessuales: Qualifikation als Endentscheid

Das Bundesgericht qualifiziert den angefochtenen Entscheid als Endentscheid i.S.v. Art. 90 BGG. Gutheissende Entscheide, die eine genaue Beschreibung anordnen (erste Phase), sind Zwischenentscheide nach Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG. Hat das Gericht jedoch die genaue Beschreibung durchgeführt, das Protokoll bereinigt und in Erledigung des Verfahrens über Herausgabe und Geheimhaltung entschieden, kommt das Gesuchsverfahren zum Abschluss – mithin liegt ein Endentscheid vor (E. 2.4.3). Die Beschwerde in Zivilsachen ist daher zulässig.

Kognition: Verletzung verfassungsmässiger Rechte

Gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen (inkl. genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG) kann einzig die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden (Art. 98 BGG; BGE 138 III 46 E. 1.1). Das Rügeprinzip (Art. 106 Abs. 2 BGG) verlangt präzise und substanziierte Darlegung der geltend gemachten Verfassungsverletzung.

Materiell: Willkürrügen

Erste Willkürrüge: Widersprüchliche Begründung

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe einen inneren Widerspruch begangen, weil sie einerseits festgestellt habe, eine Patentverletzung sei nicht glaubhaft gemacht, andererseits aber vertrauliche Informationen ohne Schwärzung offengelegt habe. Das Bundesgericht weist dies zurück: Die Vorinstanz hat die Glaubhaftmachung der Patentverletzung in der ersten Phase bejaht (sonst hätte sie die genaue Beschreibung nicht angeordnet) und daran auch in der zweiten Phase festgehalten. Der Vorwurf beruht auf einer unzutreffenden Lesart des angefochtenen Urteils (E. 4.2.2).

Zudem verneint das Bundesgericht eine Gehörsverletzung: Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, sie habe nicht umfassend Stellung nehmen können. Auch kann sie nicht verlangen, dass die vorläufigen Schutzmassnahmen aus der superprovisorischen Phase in den Endentscheid übernommen werden – gerade der Zweck der Bereinigungsphase besteht darin, die Interessenabwägung abschliessend vorzunehmen (E. 4.2.3-4.2.4).

Zweite Willkürrüge: Fehlende Geheimhaltungsinteressen

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz sei willkürlich zum Schluss gelangt, sie verfüge über keine Geheimhaltungsinteressen an den Informationen in den Ziffern 2.2, 2.10, 2.11 und 2.12. Das Bundesgericht stellt klar: Die Vorinstanz sprach der Beschwerdeführerin nicht jedes Geheimhaltungsinteresse ab, sondern verneinte ein schützenswertes Geheimhaltungsinteresse – mithin überwog das Offenlegungsinteresse (E. 4.3.2). Die Interessenabwägung wurde in Erwägung 22 und 30 des angefochtenen Urteils sachgerecht begründet: Die Beschwerdegegnerin benötige die Informationen über die Menge des eingesetzten Maltodextrins und das Eisenchlorid, um das Gewichtsverhältnis von Eisen zu Zucker im Sinne von Merkmal 1.3.2 des Streitpatents zu berechnen.

Massgeblich ist, dass die Vorinstanz differenziert und merkmalsbezogen vorging: Hinsichtlich Merkmal 1.3.2 bejahte sie ein Offenlegungsinteresse, während sie hinsichtlich anderer Merkmale eine Verletzung verneinte und entsprechende Informationen nicht offenzulegen brauchte. Ein merkmalsbezogener Ansatz ist im Rahmen der summarischen Prüfung der Interessenabwägung nicht willkürlich (E. 4.3.3-4.3.4).

Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV)

Die Rüge der Verletzung der Wirtschaftsfreiheit scheitert bereits daran, dass sie auf der unzutreffenden Prämisse beruht, die Vorinstanz habe eine Patentverletzung verneint. Zudem sind die Voraussetzungen von Art. 36 BV erfüllt: Art. 77 PatG als gesetzliche Grundlage, ein überwiegendes grundrechtsgeschütztes Interesse der Beschwerdegegnerin (Schutz ihres Eigentums in Form des EP 930) sowie Verhältnismässigkeit der Offenlegung. Die von der Beschwerdeführerin geforderten Vertraulichkeitsmassnahmen würden den Zweck des Beschreibungsverfahrens unterlaufen (E. 5.3-5.4).

Art. 77 Abs. 1-5 PatG (SR 232.14) «Abs. 1: Das Gericht kann insbesondere verlangen: a) Massnahmen zur Beweissicherung, zur Wahrung des bestehenden Zustandes oder zur vorläufigen Vollstreckung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen; b) eine genaue Beschreibung: 1. der angeblich widerrechtlich angewendeten Verfahren, 2. der angeblich widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse sowie der zur Herstellung dienenden Hilfsmittel; oder c) die Beschlagnahme dieser Gegenstände. Abs. 2: Beantragt eine Partei eine Beschreibung, so hat sie glaubhaft zu machen, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist. Abs. 3: Macht die Gegenpartei geltend, dass es sich um Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse handelt, so trifft das Gericht die erforderlichen Massnahmen zu deren Wahrung. Es kann die antragstellende Partei von der Teilnahme an der Durchführung der Beschreibung ausschliessen. Abs. 4: Die Beschreibung mit oder ohne Beschlagnahme wird von einem Mitglied des Bundespatentgerichts durchgeführt, nötigenfalls unter Beizug einer sachverständigen Person. Soweit erforderlich, erfolgt sie in Zusammenarbeit mit den zuständigen kantonalen Instanzen. Abs. 5: Bevor die antragstellende Partei vom Ergebnis der Beschreibung Kenntnis nimmt, erhält die Gegenpartei Gelegenheit zur Stellungnahme.»

Art. 158 Abs. 1-2 ZPO (SR 272) «1 Das Gericht nimmt jederzeit Beweis ab, wenn: a. das Gesetz einen entsprechenden Anspruch gewährt; oder b. die gesuchstellende Partei eine Gefährdung der Beweismittel oder ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft macht. 2 Anzuwenden sind die Bestimmungen über die vorsorglichen Massnahmen.»

Einordnung in die Rechtsprechung

Das Urteil bestätigt und präzisiert die bisherige Rechtsprechung zur genauen Beschreibung nach Art. 77 PatG in mehreren Hinsichten:

Zwei-Phasen-Modell: Das Bundesgericht präzisiert erstmals ausdrücklich die dogmatische Unterscheidung zwischen der ersten Phase (Anordnung der genauen Beschreibung und Modalitäten) und der zweiten Phase (Bereinigung des Protokolls und Herausgabeentscheid). In der ersten Phase prüft das Gericht die Glaubhaftmachung der Anspruchsverletzung; in der zweiten Phase wägt es die Geheimhaltungsinteressen gegen die Offenlegungsinteressen ab (E. 1.6.1-1.6.2). Dies knüpft an BGE 138 III 76 an, erweitert aber die Dogmatik um die ausdrückliche Zweiteilung.

Qualifikation des Endentscheids: Das Urteil klärt die bisher offene Frage der Rechtsmittelqualifikation von Entscheiden über die Protokollherausgabe nach durchgeführter genauer Beschreibung: Ein solcher Entscheid ist ein Endentscheid nach Art. 90 BGG (nicht ein Zwischenentscheid nach Art. 93 BGG), da mit ihm das eigenständige Gesuchsverfahren abgeschlossen wird. Dies bestätigt die Tendenz von BGE 151 III 287 E. 1.1 und präzisiert diese für das Beschreibungsverfahren nach Art. 77 PatG.

Differenzierter Interessenabwägungsansatz: Das Bundesgericht hält fest, dass die Interessenabwägung im Rahmen von Art. 77 Abs. 3 PatG nicht pauschal pro Merkmal oder gar pro Gesamtverletzung zu erfolgen hat, sondern differenziert pro Informationsgehalt: Informationen, die für die Prüfung einzelner Patentanspruchsmerkmale relevant sind, können Offenlegungsinteressen begründen, selbst wenn andere Merkmale nicht erfüllt sind. Dies bestätigt und präzisiert den Ansatz in BGE 138 III 76 E. 2.4.1 und die Literatur (Schweizer, Calame/Dorigo).

Keine Vertraulichkeitsauflagen nach Rechtskraft: Das Gericht bestätigt, dass der Zweck des Beschreibungsverfahrens – der Patentinhaberin die Prozesschancen für ein Verletzungsverfahren abzuklären – eine uneingeschränkte Verwendung des bereinigten Protokolls erfordert, namentlich auch in ausländischen Verfahren. Vertraulichkeitsauflagen, die über die Rechtskraft des Herausgabeentscheids hinausreichen, wären mit diesem Zweck unvereinbar.

Vergleiche: BGE 138 III 76 (genaue Beschreibung und vorsorgliche Beweisführung im Patentrecht); BGE 151 III 287 (Endentscheidqualifikation bei vorsorglicher Beweisführung); BGE 151 III 227 (Zwischenentscheid bei vorsorglichen Massnahmen); BGE 138 III 46 (Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen); BGE 138 III 555 (vorsorgliche Beweisführung).

Fazit

Das Urteil 4A_9/2026 leistet einen wichtigen dogmatischen Beitrag zur Ausgestaltung des Beschreibungsverfahrens nach Art. 77 PatG. Es klärt die Prozessualie (Endentscheidqualifikation des Herausgabeentscheids nach durchgeführter genauer Beschreibung) und die materiellrechtliche Interessenabwägung (merkmalsbezogener Ansatz bei der Geheimhaltungsabwägung). Für die Praxis bedeutet dies: (1) Patentinhaber können den Herausgabeentscheid nach Abschluss des Beschreibungsverfahrens mit der ordentlichen Beschwerde in Zivilsachen (jedoch nur unter dem engen Kognitionsrahmen von Art. 98 BGG) anfechten; (2) das Gericht muss nicht gesamthaft prüfen, ob eine Patentverletzung vorliegt, sondern kann einzelne Merkmale isoliert betrachten, wenn es um die Frage geht, welche Informationen offenzulegen sind; (3) bereinigte Protokolle dürfen nach Rechtskraft uneingeschränkt verwendet werden – auch im Ausland. Das Urteil stärkt die Stellung der Patentinhaberinnen im Beschreibungsverfahren und setzt klare Grenzen für den Schutz von Fabrikationsgeheimnissen der beschriebenen Partei.